Das BVerw­Ger hält im vor­lie­gen­den Urteil fest, dass auch drei­di­men­sio­na­le Dienst­lei­stungs­mar­ken (und nicht nur Form­mar­ken) den Aus­schluss­grün­den von MSchG 2 b (u.a. tech­ni­sche Not­wen­dig­keit) unter­fal­len kön­nen, und schliesst den Mar­ken­schutz für die abge­bil­de­te Form für gewis­se Dienst­lei­stun­gen auf­grund tech­ni­scher Bedingt­heit, für ande­re auf­grund man­geln­der Unter­schei­dungs­kraft aus. Es äussert sich fer­ner zum Ver­trau­ens­schutz im Rah­men eines Mar­ken­ver­fah­rens.
Das IGE hat­te der vor­lie­gen­den drei­di­men­sio­na­len Mar­ke für die Klas­se 35 (Wer­bung usw.), Klas­se 40: (Dienst­lei­stun­gen im Zusam­men­hang mit der Per­so­na­li­sie­rung von Schreib­ge­rä­ten für Wer­be­zweckw usw.) und Klas­se 42 (Bera­tung bezüg­lich der Gestal­tung von Schreib­ge­rä­ten) den Schutz als nicht unter­schei­dungs­kräf­tig und daher Gemein­gut ver­wei­gert. Die Beschwer­de­füh­re­rin (Pro­dir SA) berief sich dage­gen u.a. auf den Schutz von Treu und Glau­ben, weil das IGE in einem ande­ren Mar­ken­prü­fungs­ver­fah­ren zum sel­ben Zei­chen die Schutz­fä­hig­keit bejaht habe.

Das BVerw­Ger äussert sich zum Wesen der Mar­ke über­haupt und ein­ge­hend zur Unter­schei­dung zwi­schen Form­mar­ken und übri­gen 3D-Mar­ken und stellt dann (im Ein­klang mit der Leh­re) fest, dass auch Dienst­lei­stungs­mar­ken, die sich in der Form einer Ware erschöp­fen, unter dem für Form­mar­ken gel­ten­den Beur­tei­lungs­mass­stab von MSchG 2 b zu prü­fen sind. Immer­hin:

Dies schliesst nicht aus, bei die­ser Prü­fung zu berück­sich­ti­gen, dass die gedank­li­che Ver­bin­dung einer Form zu einer Dienst­lei­stung in der Regel nicht mit der­sel­ben Unmit­tel­bar­keit wie zu einer form­ge­ben­den Ware erfolgt, son­dern stets einen zusätz­li­chen gei­sti­gen Schritt vor­aus­setzt”

Gestützt auf die­se Grund­sät­ze und unter Annah­me eines durch­schnitt­li­chen Auf­merk­sam­keits­grads der ange­spro­che­nen Ver­kehrs­krei­se prüft das BVerw­Ger, ob 

der Abstand zwi­schen der drei­di­men­sio­na­len Form und den bean­spruch­ten Dienst­lei­stun­gen für das Vor­lie­gen eines unter­schei­dungs­kräf­ti­gen Zei­chens genügt,” und zwar “mit Rück­sicht auf das Ver­hält­nis der ange­mel­de­ten Form zur Grund­form eines Kugel­schrei­bers einer­seits und auf jenes des Kugel­schrei­bers zu den Dienst­lei­stun­gen ande­rer­seits.”

Es kommt dabei zum Schluss, dass die Form des Kugel­schrei­bers zwar mar­ken­fä­hig sei, aber “dem Gewohn­ten und Erwar­te­ten eines Kugel­schrei­bers” ent­spre­che. Dar­aus ergibt sich “ohne Zuhil­fe­nah­me der Fan­ta­sie”, dass die ange­mel­de­te Form

  • für “Wer­bung, Mar­ke­ting” in Klas­se 35 und “Bera­tung bezüg­lich der Gestal­tung von Schreib­ge­rä­ten” in Klas­se 42 nicht unter­schei­dungs­kräf­tig und
  • für das “Ver­tei­len von Wer­be­mit­teln” in Klas­se 35 und die Erbrin­gung von “Dienst­lei­stun­gen im Zusam­men­hang mit der Per­so­na­li­sie­rung von  Schreib­ge­rä­ten, ins­be­son­de­re durch Bedrucken der Schreib­ge­rä­te” in Klas­se 40 tech­nisch not­wen­dig ist.

Die Beru­fung auf den Grund­satz von Treu und Glau­ben drang nicht durch. Zwar hat­te das IGE als zustän­di­ge  Behör­de in einer kon­kre­ten Situa­ti­on gegen­über einer bestimm­ten Per­son ohne Vor­be­halt und ohne erkenn­ba­re Unrich­tig­keit die Ein­tra­gungs­fä­hig­keit der strit­ti­gen Form bejaht. Die Dis­po­si­ti­on der Anmel­de­rin bestand aber ledig­lich in der Anmel­dung (so das BVerw­Ger; ob auch die Über­nah­me des Pro­zess­ri­si­kos im Ver­trau­en auf die Aus­kunft durch die Anmel­de­rin als Dis­po­si­ti­on zu berück­sich­ti­gen wäre, wur­de nicht the­ma­ti­siert). Dem Inter­es­se der Anmel­de­rin stand nicht nur das öffent­li­che Inter­es­se an rich­ti­ger Rechts­an­wen­dung gegen­über, son­dern auch die ent­ge­gen­ste­hen­den Inter­es­sen der Ver­kehrs­teil­neh­mer. Daher

wür­de es unver­hält­nis­mä­ssig erschei­nen, die Vor­in­stanz zu Ungun­sten der übri­gen Markt­teil­neh­men­den allein der gering­fü­gi­gen, auf einen Teil der Anmel­dung des vor­lie­gen­den Ver­fah­rens beschränk­ten Dis­po­si­ti­on der Beschwer­de­füh­re­rin wegen auf ihrer unrich­ti­gen Aus­kunft […] zu behaf­ten.”

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.