Im Stre­it um die For­m­marke von Kaf­feekapseln zwis­chen Nespres­so und Den­ner kam das Bun­des­gericht in dem Mass­nah­meentscheid 4A_178/20111 vom 28. Juni 2011 zu dem Schluss, dass das Han­dels­gericht St. Gallen bei seinem Entscheid über vor­sor­gliche Mass­nah­men das rechtliche Gehör ver­let­zt habe. Aus diesem Grund wird die Stre­it­sache zur Neubeurteilung zurück­gewiesen. Die Urteils­be­grün­dung liegt noch nicht vor, doch die Fach­gruppe Han­dels-und Wirtschaft­srecht der Uni­ver­sität Zürich (hawi.uzh) hat den Entscheid in den HAWI-News vom 13. Juni 2011 zusam­menge­fasst.

Das Bun­des­gericht verneint eine willkür­liche Anwen­dung von Art. 2 lit. b MschG, erken­nt aber auf eine Ver­let­zung des rechtlich­es Gehörs der Beschw­erde­führerin­nen (Ziff. II):

Grund dafür ist, dass auf ihren Beweisantrag im Rah­men des pro­vi­sorischen Ver­fahrens vom 4. März 2011 nicht einge­gan­gen wurde. In diesem bracht­en die Beschw­erde­führerin­nen vor, dass auch anders geformte Kaf­feekapseln in Nespres­so-Maschi­nen ver­wen­det wer­den kön­nten. Der Han­dels­gerichts- präsi­dent des Kan­tons St. Gallen muss deshalb nachträglich ein Kurz- gutacht­en zum Beweisantrag ein­holen und erneut über das Ver­trieb­sver­bot entschei­den.

Nun­mehr stellt sich die Frage, ob bis zum Vor­liegen dieses Kurzgutacht­ens das Verkaufsver­bot vom 10. Jan­u­ar wieder auflebt, oder ob es beim Sta­tus quo bleibt (Ziff. III):

Da dem Dis­pos­i­tiv des Bun­des­gericht­sentschei­des keine Angaben über ein sofor­tiges Verkaufsver­bot zu ent­nehmen waren, entsch­ied der Han­dels­gericht­spräsi­dent am 30. Juni 20113, dass die schriftliche Begrün­dung abzuwarten sei. Die Den­ner AG teilt am 1. Juli 2011 in ein­er Medi­en­mit­teilung mit, dass ohne die schriftliche Begrün­dung des Bun­des­gericht­sentschei­des kein Anlass beste­he, den Verkauf der Den­ner-Kapseln einzustellen. Deshalb werde der Verkauf bis zur schriftlichen Urteils­be­grün­dung fort­ge­set­zt.

Die Autorin Fan­ny Pauck­er zieht fol­gen­des Faz­it (Ziff. IV):

Der Entscheid konkretisiert die Anforderun­gen an die Über­prü­fung der tech­nis­chen Notwendigkeit im Zusam­men­hang mit einem Verkaufsver­bot im Mass­nah­mev­er­fahren. Da ein Kurzgutacht­en gefordert ist, wird dem Marken­schutz ein sehr hoher Stel­len­wert eingeräumt. Zudem stellen sich Fra­gen der Rechtssicher­heit.

Siehe auch die Medi­en­mit­teilung des Bun­des­gerichts und unsere bish­erige Berichter­stat­tung.

Juana Vasella

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RA Dr. Juana Vasella ist Habilitandin, Oberassistentin und Lehrbeauftragte an der Universität Luzern sowie Co-Direktorin der Kompetenzstelle für Logistik- und Transportrecht KOLT. Daneben ist sie als Konsulentin für MME Legal | Tax | Compliance tätig. Zuvor hat Juana Vasella an der TU Dresden, der Universität Zürich und der Bucerius Law School sowie bei CMS von Erlach Poncet AG gearbeitet.