Das BGer hält fest, dass zwar die­je­ni­ge Par­tei die Beweis­last für die feh­len­de Gebrauchs­ab­sicht einer Mar­ke trägt, die sich auf den Nich­tig­keits­grund der Defen­siv­hin­ter­le­gung beruft, dass die feh­len­de Gebrauchs­ab­sicht aber eine erstens nega­ti­ve und zwei­tens inne­re Tat­sa­che ist, so dass die Gegen­sei­te die Grün­de doku­men­tie­ren oder zumin­dest behaup­ten muss, wie­so die Hin­ter­le­gung trotz der Unge­reimt­hei­ten, wel­che die Klä­ger­sei­te dar­ge­tan hat, Teil einer auf Fair­ness beru­hen­den Mar­ken­stra­te­gie bil­det. Wenn die­se Erklä­rung unglaub­wür­dig ist, reicht der abstrak­te Nach­weis der typi­scher­wei­se defen­si­ven Kon­stel­la­ti­on im Rah­men der Gesamt­wür­di­gung. Sol­che Kon­stel­la­tio­nen lie­gen zB vor, wenn ein Zei­chen für mar­ke­ting­mä­ssig inkom­pa­ti­ble Waren und Dienst­lei­stun­gen bean­sprucht wird oder wenn kas­ka­den­haf­te Neu­an­mel­dun­gen kurz vor Ablauf der Gebrauchs­schon­frist erfol­gen.

Im kon­kre­ten Fall hat das Han­dels­ge­richt ZH zu Recht meh­re­re Mar­ken von Yel­lo Strom GmbH für das Gebiet der Schweiz und für bestimm­te Waren und Dienst­lei­stun­gen für nich­tig bzw. teil­nich­tig erklärt. Yel­lo Strom GmbH war es nicht gelun­gen, trotz der typi­schen, für Defen­siv­mar­ken spre­chen­den Kon­stel­la­ti­on eine Gebrauchs­ab­sicht glaub­wür­dig dar­zu­le­gen. Unter ande­rem lässt der Gebrauch in Deutsch­land kei­ne Rück­schlüs­se auf eine Gebrauchs­ab­sicht in der Schweiz zu; ande­rer­seits kann aber eine Ein­stel­lung des Gebrauchs eines Zei­chens für gewis­se Pro­duk­te in Deutsch­land eine Gebrauchs­ab­sicht für die Schweiz umso unglaub­wür­di­ger machen.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.