Das BGer hält fest, dass zwar diejenige Partei die Beweis­last für die fehlende Gebrauchsab­sicht ein­er Marke trägt, die sich auf den Nichtigkeits­grund der Defen­sivhin­ter­legung beruft, dass die fehlende Gebrauchsab­sicht aber eine erstens neg­a­tive und zweit­ens innere Tat­sache ist, so dass die Gegen­seite die Gründe doku­men­tieren oder zumin­d­est behaupten muss, wieso die Hin­ter­legung trotz der Ungereimtheit­en, welche die Kläger­seite dar­ge­tan hat, Teil ein­er auf Fair­ness beruhen­den Marken­strate­gie bildet. Wenn diese Erk­lärung unglaub­würdig ist, reicht der abstrak­te Nach­weis der typ­is­cher­weise defen­siv­en Kon­stel­la­tion im Rah­men der Gesamtwürdi­gung. Solche Kon­stel­la­tio­nen liegen zB vor, wenn ein Zeichen für mar­ket­ing­mäs­sig inkom­pat­i­ble Waren und Dien­stleis­tun­gen beansprucht wird oder wenn kaskaden­hafte Neuan­mel­dun­gen kurz vor Ablauf der Gebrauchss­chon­frist erfol­gen.

Im konkreten Fall  hat das Han­dels­gericht ZH zu Recht mehrere Marken von Yel­lo Strom GmbH für das Gebi­et der Schweiz und für bes­timmte Waren und Dien­stleis­tun­gen für nichtig bzw. teil­nichtig erk­lärt. Yel­lo Strom GmbH war es nicht gelun­gen, trotz der typ­is­chen, für Defen­siv­marken sprechen­den Kon­stel­la­tion eine Gebrauchsab­sicht glaub­würdig darzule­gen. Unter anderem lässt der Gebrauch in Deutsch­land keine Rückschlüsse auf eine Gebrauchsab­sicht in der Schweiz zu; ander­er­seits kann aber eine Ein­stel­lung des Gebrauchs eines Zeichens für gewisse Pro­duk­te in Deutsch­land eine Gebrauchsab­sicht für die Schweiz umso unglaub­würdi­ger machen.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.