Das BGer bestä­tigt im vor­lie­gen­den Ent­scheid das vor­sorg­li­che Ver­kaufs­ver­bot zula­sten von Ethi­cal Cof­fee Com­pa­ny (ECC) für deren Nes­pres­so-kom­pa­ti­blen Kaf­fee­kap­seln in der Schweiz. Im Spät­som­mer 2011 hat­te ECC begon­nen, Nes­pres­so-kom­pa­ti­ble Kaf­fee­kap­seln in Media-Markt- und Saturn-Geschäf­ten in der Schweiz zu ver­trei­ben. Das KGer VD hat­te dar­auf im Sep­tem­ber 2011 ein super­pro­vi­so­ri­sches Ver­kaufs­ver­bot gegen ECC aus­ge­spro­chen. Im Juni 2012 hat­te das BGer eine Beschwer­de von ECC gegen das Ver­kaufs­ver­bot gut­ge­hei­ssen und die Sache ans KGer VD zurück­ge­wie­sen (Urteil 4A_36/2012; vgl. dazu unse­ren Bei­trag). Dar­auf­hin, im Juli 2012, ver­lang­te ECC erfolg­los die sofor­ti­ge Auf­he­bung des
Ver­kaufs­ver­bots; das Gericht bestä­tig­te das Ver­kaufs­ver­bot,
erhöh­te aber die von Nes­pres­so zu hin­ter­le­gen­de Sicher­heit von CHF
30’000 auf CHF 2 Mio. Gegen die Bestä­ti­gung des Ver­kaufs­ver­bots gelang­te ECC jetzt ans BGer.

Das BGer wie­der­holt zunächst, dass der Ent­scheid über super­pro­vi­so­ri­sche Mass­nah­men nicht anfecht­bar ist, bevor nicht das eigent­li­che Mass­nah­me­ver­fah­ren durch­lau­fen wur­de (BGE 137 III 417; dazu unser Bei­trag). Ist ein Rechts­mit­tel gegen einen abwei­sen­den Ent­scheid im Mass­nah­me­ver­fah­ren erfolg­reich, tritt der super­pro­vi­so­ri­sche Ent­scheid erneut in Kraft (so bereits BGE 137 III 324 i.S. Nespresso/Denner, E.4; vgl. dazu unse­ren Bei­trag). Im Fall einer Rück­wei­sung hat der iudex a quo im Grund­satz sofort einen neu­en Mass­nah­me­ent­scheid zu fäl­len. Ist ein sofor­ti­ger Mass­nah­me­ent­scheid aus­nahms­wei­se nicht mög­lich (z.B. weil, wie im vor­lie­gen­den Fall, ein Gut­ach­ten abzu­war­ten ist), so hat der Rich­ter gestützt auf die dann vor­lie­gen­den Tat­sa­chen und für die Dau­er des Mass­nah­me­ver­fah­rens über die Auf­recht­erhal­tung, die Ände­rung oder die Auf­he­bung der zuvor super­pro­vi­so­risch ange­ord­ne­ten Mass­nah­men zu ent­schei­den (BGE 137 III 324 a.a.O.).

Die­ser Zwi­schen­ent­scheid hat einen beson­de­ren Cha­rak­ter, weil er einer­seits nach der Anhö­rung der Par­tei­en ergeht, ande­rer­seits aber dem eigent­li­chen Mass­nah­me­ent­scheid und damit dem Abschluss des Mass­nah­me­ver­fah­rens. Das BGer bejaht aber die Anfecht­bar­keit eines sol­chen Ent­scheids, weil er — anders als ein Super­pro­vi­so­ri­um — i.d.R. nicht nur für eine kur­ze Zeit in Kraft bleibt. Aus dem glei­chen Grund kann durch­aus ein nicht leicht wie­der­gut­zu­ma­chen­der Nach­teil ent­ste­hen (BGG 93 I lit. a; Urteil 4A_36/2012; vgl. dazu unse­ren Bei­trag).

In der Sache hat­te die Vor­in­stanz, das KGer VD, zu Recht bejaht, dass der Bestand der Form­mar­ke von Nes­pres­so (eine Vor­fra­ge der Haupt­sache­pro­gno­se) glaub­haft war — schon auf­grund der Ein­tra­gung im Mar­ken­re­gi­ster, so dass es an ECC gele­gen hät­te, die feh­len­de Schutz­fä­hig­keit der Mar­ke glaub­haft zu machen:

L’enregistrement d’une mar­que n’intervient que si
l’IFPI n’a con­sta­té aucun motif de nul­lité for­mel ou maté­ri­el ([MSchG 30]). Il n’est pas arbi­trai­re
d’en dédu­i­re que la mar­que est, de prime abord et à défaut d’autres
élé­ments, vrai­sem­bla­ble­ment val­able [Lite­ra­tur­hin­wei­se]. L’arrêt de la cour de céans du 26 juin 2012 reti­ent dans ce
sens qu’il appar­ten­ait aux recou­ran­tes de rend­re vrai­sem­bla­ble que la
mar­que des inti­mées ne pou­vait pas être pro­té­gée (cf. ATF 132 III 83 con­s­id. 3.2).
David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.