Strit­tig war im vor­lie­gen­den Ver­fah­ren die mar­ken­recht­li­che Schutz­fä­hig­keit des Zei­chens “YOU.
Gestützt auf die­ses Zei­chen hat­te der Mar­ken­in­ha­ber gegen­über
Mari­onn­aud ein Ver­bot der Ver­wen­dung der Mar­ke “ONLY YOU” ange­strebt.
Auf Wider­kla­ge von Mari­onn­aud hat­te das Han­dels­ge­richt ZH jedoch die
Nich­tig­keit der klä­ge­ri­schen Mar­ken fest­ge­stellt.

Das BGer schützt die­ses Urteil. Gemein­gut i.S.v. MSchG 2 lit. a umfasst ele­men­ta­re Zei­chen, Her­kunfts­an­ga­ben, beschrei­ben­de Anga­ben über die Beschaf­fen­heit der gekenn­zeich­ne­ten Waren oder Dienst­lei­stun­gen und Frei­zei­chen. Ele­men­ta­re Zei­chen sind dabei Zei­chen, die als im wirt­schaft­li­chen
Ver­kehr unab­ding­bar und dem­zu­fol­ge frei­hal­te­be­dürf­tig erach­tet wer­den. Das trifft auf “YOU” zu: 

Beim eng­li­schen
Per­so­nal­pro­no­men “YOU” han­delt es sich um ein ele­men­ta­res Wort der
eng­li­schen Umgangs­spra­che
. Wie der Beschwer­de­füh­rer sel­ber zuge­steht,
gehört der Aus­druck “YOU” zum tri­vi­al­sten Grund­wort­schatz und ist in
sei­ner Bedeu­tung als Ent­spre­chung des deut­schen “du”/“ihr”/“Sie” in der
Schweiz durch­wegs bekannt. Als ele­men­tar­ster Aus­druck des all­ge­mei­nen
Sprach­ge­brauchs muss er für den unge­hin­der­ten Gebrauch im
Geschäfts­ver­kehr frei­ge­hal­ten wer­den. Es muss ins­be­son­de­re mög­lich sein,
unge­hin­dert Mar­ken mit dem Bestand­teil “YOU” zu bil­den und glei­che
Waren und Dienst­lei­stun­gen wie die­je­ni­gen, die der Beschwer­de­füh­rer für
sei­ne Mar­ken bean­sprucht, damit zu kenn­zeich­nen. Eben­so ist die eng­lisch
durch­setz­te Wer­be­spra­che auf die­sen Aus­druck ange­wie­sen, der sich in
sei­ner Bedeu­tung als per­sön­li­che Anre­de der poten­ti­el­len Kon­su­men­ten
nicht sub­sti­tu­ie­ren lässt. Dabei ist zu beach­ten, dass auch der Gebrauch
in der Wer­bung als kenn­zei­chen­mä­ssi­ger Gebrauch gilt […], den der Mar­ken­in­ha­ber einem Drit­ten ver­bie­ten kann […]. Eine Mono­po­li­sie­rung des Aus­drucks
YOU” wür­de daher auch des­sen Gebrauch in der Wer­bung beein­träch­ti­gen. […]

Zwar wür­de der Schutz des Zei­chens “YOU” als
Mar­ke die Ver­wen­dung des Aus­drucks “YOU” als Bestand­teil einer ande­ren Mar­ke
nicht in jedem Fall ver­un­mög­li­chen. Trotz­dem wür­de des­sen Ver­wen­dung in zahl­rei­chen
Fäl­len gesperrt bzw. erheb­lich erschwert, weil jedes­mal frag­lich wäre,
ob mit dem gewähl­ten Zei­chen hin­rei­chend Abstand von den klä­ge­ri­schen
Mar­ken erlangt wird, beson­ders bei Kurz­mar­ken (“2YOU”, “YOU TOO”, “LIKE YOU”,
YOU & ME”). Das Argu­ment der Behin­de­rung des Wirt­schafts­ver­kehrs durch Mono­po­li­sie­rung von “YOU” war denn auch ent­schei­dend für das Urteil:

In einer sol­chen Sper­rung oder Erschwe­rung der
Ver­wen­dung eines unent­behr­li­chen und nicht sub­sti­tu­ier­ba­ren Aus­drucks
des Grund­wort­schat­zes liegt eine über­mä­ssi­ge Behin­de­rung des
Geschäfts­ver­kehrs
, die für die Annah­me eines Frei­hal­te­be­dürf­nis­ses
genügt […].
Das Frei­hal­te­be­dürf­nis für Ele­men­tar­zei­chen setzt nicht vor­aus, dass
bei Gewäh­rung von Mar­ken­schutz des­sen Ver­wen­dung als Bestand­teil einer
Mar­ke gänz­lich aus­ge­schlos­sen ist. Anson­sten gäbe es die­se Kon­stel­la­ti­on
von Frei­hal­te­be­dürf­tig­keit über­haupt nicht mehr, weil bei­spiels­wei­se
auch Ele­men­tar­zei­chen wie ein­zel­ne Buch­sta­ben oder Zah­len stets zur
Bil­dung von Mar­ken her­an­ge­zo­gen wer­den kön­nen. Trotz­dem wird an sol­chen
Zei­chen in Allein­stel­lung im Inter­es­se des frei­en Wirt­schafts­ver­kehrs,
der auf die Ver­wen­dung die­ser Ele­men­tar­zei­chen ange­wie­sen ist, ein
Frei­hal­te­be­dürf­nis bejaht […].

Den Kon­kur­ren­ten ste­hen kei­ne gleich­be­deu­ten­den Alter­na­ti­ven zur
Ver­fü­gung, um sich in der ger­ne ver­wen­de­ten eng­li­schen Spra­che in die­ser
per­sön­li­chen Wei­se an die Abneh­mer zu rich­ten. Die grund­sätz­li­che und
umfas­sen­de, auf den Adres­sa­ten bezo­ge­ne Bedeu­tung des Aus­druckes “YOU
lässt sei­ne Mono­po­li­sie­rung jeden­falls in Allein­stel­lung als Wort­mar­ke
nicht zu. Es muss auch den Kon­kur­ren­ten mög­lich sein, die Kon­su­men­ten
glei­cher Pro­duk­te unter Ver­wen­dung von “YOU” anzu­spre­chen. In die­sem
Sin­ne han­delt es sich bei “YOU” um einen unent­behr­li­chen Aus­druck des
all­ge­mei­nen Sprach­ge­brauchs, der zur per­sön­li­chen Anre­de des Abneh­mers
benö­tigt und auch rege ver­wen­det wird (vgl. nur die Erwäh­nung von
YOU-Mar­ken in Erwä­gung 5.1 vor­ne). Er ist daher für den 
Wirt­schafts­ver­kehr frei­zu­hal­ten
.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.