Strit­tig war im vor­liegen­den Ver­fahren die marken­rechtliche Schutzfähigkeit des Zeichens “YOU.
Gestützt auf dieses Zeichen hat­te der Marken­in­hab­er gegenüber
Mar­i­on­naud ein Ver­bot der Ver­wen­dung der Marke “ONLY YOU” angestrebt.
Auf Widerk­lage von Mar­i­on­naud hat­te das Han­dels­gericht ZH jedoch die
Nichtigkeit der klägerischen Marken fest­gestellt.

Das BGer schützt dieses Urteil. Gemeingut i.S.v. MSchG 2 lit. a umfasst ele­mentare Zeichen, Herkun­ft­sangaben, beschreibende Angaben über die Beschaf­fen­heit der gekennze­ich­neten Waren oder Dien­stleis­tun­gen und Freize­ichen. Ele­mentare Zeichen sind dabei Zeichen, die als im wirtschaftlichen
Verkehr unab­d­ing­bar und demzu­folge frei­hal­tebedürftig erachtet wer­den. Das trifft auf “YOU” zu:

Beim englis­chen
Per­son­al­pronomen “YOU” han­delt es sich um ein ele­mentares Wort der
englis­chen Umgangssprache
. Wie der Beschw­erde­führer sel­ber zugeste­ht,
gehört der Aus­druck “YOU” zum triv­ial­sten Grund­wortschatz und ist in
sein­er Bedeu­tung als Entsprechung des deutschen “du”/“ihr”/“Sie” in der
Schweiz durch­wegs bekan­nt. Als ele­men­tarster Aus­druck des all­ge­meinen
Sprachge­brauchs muss er für den unge­hin­derten Gebrauch im
Geschäftsverkehr freige­hal­ten wer­den. Es muss ins­beson­dere möglich sein,
unge­hin­dert Marken mit dem Bestandteil “YOU” zu bilden und gle­iche
Waren und Dien­stleis­tun­gen wie diejeni­gen, die der Beschw­erde­führer für
seine Marken beansprucht, damit zu kennze­ich­nen. Eben­so ist die englisch
durch­set­zte Werbe­sprache auf diesen Aus­druck angewiesen, der sich in
sein­er Bedeu­tung als per­sön­liche Anrede der poten­tiellen Kon­sumenten
nicht sub­sti­tu­ieren lässt. Dabei ist zu beacht­en, dass auch der Gebrauch
in der Wer­bung als kennze­ichen­mäs­siger Gebrauch gilt […], den der Marken­in­hab­er einem Drit­ten ver­bi­eten kann […]. Eine Monop­o­lisierung des Aus­drucks
YOU” würde daher auch dessen Gebrauch in der Wer­bung beein­trächti­gen. […]

Zwar würde der Schutz des Zeichens “YOU” als
Marke die Ver­wen­dung des Aus­drucks “YOU” als Bestandteil ein­er anderen Marke
nicht in jedem Fall verun­möglichen. Trotz­dem würde dessen Ver­wen­dung in zahlre­ichen
Fällen ges­per­rt bzw. erhe­blich erschw­ert, weil jedes­mal fraglich wäre,
ob mit dem gewählten Zeichen hin­re­ichend Abstand von den klägerischen
Marken erlangt wird, beson­ders bei Kurz­marken (“2YOU”, “YOU TOO”, “LIKE YOU”,
YOU & ME”). Das Argu­ment der Behin­derung des Wirtschaftsverkehrs durch Monop­o­lisierung von “YOU” war denn auch entschei­dend für das Urteil:

 In ein­er solchen Sper­rung oder Erschwerung der
Ver­wen­dung eines unent­behrlichen und nicht sub­sti­tu­ier­baren Aus­drucks
des Grund­wortschatzes liegt eine über­mäs­sige Behin­derung des
Geschäftsverkehrs
, die für die Annahme eines Frei­hal­tebedürfniss­es
genügt […].
Das Frei­hal­tebedürf­nis für Ele­men­tarze­ichen set­zt nicht voraus, dass
bei Gewährung von Marken­schutz dessen Ver­wen­dung als Bestandteil ein­er
Marke gän­zlich aus­geschlossen ist. Anson­sten gäbe es diese Kon­stel­la­tion
von Frei­hal­tebedürftigkeit über­haupt nicht mehr, weil beispiel­sweise
auch Ele­men­tarze­ichen wie einzelne Buch­staben oder Zahlen stets zur
Bil­dung von Marken herange­zo­gen wer­den kön­nen. Trotz­dem wird an solchen
Zeichen in Alle­in­stel­lung im Inter­esse des freien Wirtschaftsverkehrs,
der auf die Ver­wen­dung dieser Ele­men­tarze­ichen angewiesen ist, ein
Frei­hal­tebedürf­nis bejaht […].

Den Konkur­renten ste­hen keine gle­ichbe­deu­ten­den Alter­na­tiv­en zur
Ver­fü­gung, um sich in der gerne ver­wen­de­ten englis­chen Sprache in dieser
per­sön­lichen Weise an die Abnehmer zu richt­en. Die grund­sät­zliche und
umfassende, auf den Adres­sat­en bezo­gene Bedeu­tung des Aus­druck­es “YOU
lässt seine Monop­o­lisierung jeden­falls in Alle­in­stel­lung als Wort­marke
nicht zu. Es muss auch den Konkur­renten möglich sein, die Kon­sumenten
gle­ich­er Pro­duk­te unter Ver­wen­dung von “YOU” anzus­prechen. In diesem
Sinne han­delt es sich bei “YOU” um einen unent­behrlichen Aus­druck des
all­ge­meinen Sprachge­brauchs, der zur per­sön­lichen Anrede des Abnehmers
benötigt und auch rege ver­wen­det wird (vgl. nur die Erwäh­nung von
YOU-Marken in Erwä­gung 5.1 vorne). Er ist daher für den
Wirtschaftsverkehr freizuhal­ten
.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.