Das BGer hält mit dem Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt und gegen das IGE fest, dass das Zei­chen “WILSON” für “Tabak, Pro­duk­te aus Tabak, ins­be­son­de­re Ziga­ret­ten; Rau­cher­ar­ti­kel; Anzünder/Feuerzeug; Streich­höl­zer; Aschen­be­cher” (Klas­se 34) kei­ne irre­füh­ren­de Her­kunfts­an­ga­be ist (Wil­son ist u.a. eine Stadt in North Carolina/USA) und dass an die­ser Bezei­chung kein Frei­hal­te­be­dürf­nis besteht.

Das BGer kor­ri­giert aller­dings zunächst eine Aus­sa­ge des BVGer. Die­ses hat­te fest­ge­hal­ten, für die Unter­schei­dungs­kraft eines Zei­chens sei die Auf­fas­sung der
End­ver­brau­cher mass­ge­bend, “wenn die­se die gröss­te Teil­men­ge der
mass­geb­li­chen Ver­kehrs­krei­se bil­den”. Dies sei “zumin­dest
miss­ver­ständ­lich
”, indem es den Ein­druck erwecke, es kom­me stets nur
dar­auf an, wel­cher Adres­sa­ten­kreis men­gen­mä­ssig am gröss­ten sei:

Wäre
die­ses quan­ti­ta­ti­ve Kri­te­ri­um aus­schlag­ge­bend, wür­de in der Tat zu
aller­meist allein auf das Ver­ständ­nis des all­ge­mei­nen Publi­kums
abzu­stel­len sein, wenn die­ses von den betref­fen­den Waren und
Dienst­lei­stun­gen auch ange­spro­chen ist, und die allen­falls eben­falls
ange­spro­che­nen, aber men­gen­mä­ssig klei­ne­ren Fach­krei­se oder wei­te­re
Adres­sa­ten­grup­pen blie­ben unbe­rück­sich­tigt.

Das BGer kor­ri­giert daher wie folgt:

3.2.3 Ob einem Zei­chen mar­ken­recht­li­cher Schutz zu
gewäh­ren ist, ist im Hin­blick auf die kon­kret bean­spruch­ten Waren oder
Dienst­lei­stun­gen
und der davon ange­spro­che­nen Abneh­mer­krei­se zu
beur­tei­len […]. Die mass­ge­ben­den Ver­kehrs­krei­se sind dem­nach
im Hin­blick auf die tat­säch­li­chen Abneh­mer der Ware oder Dienst­lei­stung
zu defi­nie­ren […].
Das muss nicht immer nur das all­ge­mei­ne Publi­kum bzw. der End­ab­neh­mer
sein; auch Fach­krei­se oder Zwi­schen­händ­ler kön­nen ange­spro­chen wer­den […]. Bei Kon­sum­gü­tern des täg­li­chen Bedarfs ist es regel­mä­ssig der Durch­schnitts­kon­su­ment […].

Im kon­kre­ten Fall hat­te das BVGer fest­ge­hal­ten, Wil­son als Ort sei den rele­van­ten Ver­kehrs­krei­sen in der Schweiz nicht im Sin­ne
einer geo­gra­fi­schen Anga­be als Name für die Stadt in North Caro­li­na
bekannt
. Damit war auch nicht nach wei­te­ren Sinn­ge­hal­ten und ihrer all­fäl­li­gen Domi­nanz zu fra­gen.

Ein Frei­hal­te­be­dürf­nis hat­te das BVGer ver­neint, weil in den USA eine Wort-/Bildmarke “WILSON” für iden­ti­sche Waren regi­striert ist. Für aus­län­di­sche Her­kunfts­an­ga­ben ent­fällt ein Frei­hal­te­be­dürf­nis, wenn
das Zei­chen im betref­fen­den Her­kunfts­land selbst nur einem Anbie­ter
vor­be­hal­ten ist, ins­be­son­de­re weil es als Mar­ke für glei­che Waren oder
Dienst­lei­stun­gen ein­ge­tra­gen wur­de (BGE 117 II 327 E. 2b; […]). Zwar han­del­te es sich hier
nicht um eine rei­ne Wort­mar­ke, doch domi­niert der Schrift­zug WILSON als
prä­gen­der Bestand­teil der­art, dass ange­nom­men wer­den konn­te, die
US-Mar­ken­be­hör­de habe die Bezeich­nung “WILSON” für Ziga­ret­ten als nicht
frei­hal­te­be­dürf­tig beur­teilt. Damit schei­det ein Frei­hal­te­be­dürf­nis auch für
die Schweiz aus.

Es scha­de­te daher im Ergeb­nis nicht, dass das BVGer bei der Beur­tei­lung eines Frei­hal­te­be­dürf­nis­ses zu Unrecht auch ame­ri­ka­ni­sche “WILSON”-Marken berück­sich­tigt hat­te, die für ande­re als
die hier bean­spruch­ten Waren ein­ge­tra­gen sind. 

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.