Seit 1983 und bis 2010 hat­te der MGB unter der Bezeich­nung M-WATCH von Mon­dai­ne her­ge­stell­te Uhren ver­trie­ben. Seit der Been­di­gung der Zusam­men­ar­beit ist das bes­se­re Recht am Kenn­zei­chen M-WATCH bzw. M WATCH zwi­schen den Par­tei­en strit­tig. Im vor­lie­gen­den Urteil hat­te das BGer in erster Linie Fra­gen um rechts­er­hal­ten­den Mar­ken­ge­brauch zu beur­tei­len.

Dabei gilt es zunächst um den Gebrauch der Mar­ke . Als rechts­er­hal­tend in Fra­ge kamen der Gebrauch des Zei­chens “M-WATCH” und des Zei­chens. Das HGer ZH als Vor­in­stanz hat­te den Gebrauch bei­der Zei­chen als rechts­er­hal­tend beur­teilt:

  • Betr. “M-WATCH”: Die Mar­ke set­ze sich aus “M”, Abstand, “Watch” zusam­men. Das­sel­be gel­te für das Zei­chen M-WATCH. Der Gesamt­ein­druck der Mar­ke wer­de durch das Erset­zen der Kreis­form durch einen Bin­de­strich nicht geän­dert.
  • Betr. : Dass das lee­re Kreis­zei­chen durch einen aus­ge­füll­ten Kreis, das Schwei­zer­kreuz ent­hal­tend, ersetzt wer­de, erschei­ne als nicht erheb­li­che Abwei­chung. Dies gel­te umso mehr, als das Schwei­zer­kreuz als Bestand­teil von Mar­ken nicht ein­ge­tra­gen wer­den dür­fe; wer ein Wap­pen als Ver­zie­rung gebrau­chen wol­le, habe daher gar kei­ne ande­re Mög­lich­keit, als es erst im Gebrauch hin­zu­zu­fü­gen. 

Das BGer wider­spricht dem. Die Mar­ke ist grund­sätz­lich so zu benut­zen, wie sie im
Regi­ster ein­ge­tra­gen ist. Ein nicht wesent­lich abwei­chen­der Gebrauch i.S.v. MSchG 11 II lie­ge nur solan­ge vor, als der kenn­zeich­nen­de Kern der Mar­ke, der das
mar­ken­spe­zi­fi­sche Gesamt­bild prägt, sei­ner Iden­ti­tät nicht beraubt wird und
der kenn­zeich­nen­de Cha­rak­ter der Mar­ke daher trotz abwei­chen­der
Benut­zung gewahrt bleibt. Die Anfor­de­run­gen an die Zei­chen­iden­ti­tät im Kern­be­reich der
Mar­ke sind dabei wesent­lich stren­ger als bei der Beur­tei­lung der
Ver­wech­sel­bar­keit. Die Wah­rung des kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ters setzt vor­aus, dass der Ver­kehr den geän­der­ten, zuge­füg­ten oder
weg­ge­las­se­nen Bestand­tei­len kei­ne eige­ne kenn­zeich­nen­de Wir­kung
bei­misst.

Das HGer habe einen rechts­er­hal­ten­den Gebrauch daher zunächst betr. das Zei­chen M-WATCH zu Unrecht bejaht. Die in der Gebrauchs­form weg­ge­las­se­ne unaus­ge­füll­te Kreis­form sei nicht nur figu­ra­ti­ves Bei­werk bzw. blo­sse Aus­schmückung. Die Mar­ke wer­de von der frag­li­chen Kreis­form mit­ge­prägt, die als ein­zi­ges
gra­fi­sches Ele­ment der Mar­ke den Gesamt­ein­druck der Mar­ke prä­ge — umso mehr, als die Wort­be­stand­tei­le “M” und “WATCH” für sich allein
kaum kenn­zeich­nungs­kräf­tig
sind.

Auch hin­sicht­lich
des rechts­er­hal­ten­den Gebrauchs durch die Ver­wen­dung des
Zei­chens ist zu berück­sich­ti­gen, dass die Wort­be­stand­tei­le “M” und “WATCH” für die bean­spruch­ten Uhren kaum
kenn­zeich­nungs­kräf­tig sind. Das Bild­ele­ment des unaus­ge­füll­ten Krei­ses tritt
daher als Her­kunfts­hin­weis in den Vor­der­grund. Folg­lich ist der Aus­tausch
des lee­ren Kreis­zei­chens durch ein kreis­run­des Schwei­zer­kreuz kei­ne
unwe­sent­li­che Abwei­chung. Das Schwei­zer­kreuz im
Gebrauchs­zei­chen wer­de auf­grund sei­ner gra­fi­schen Ver­schmel­zung mit dem
hin­ter­leg­ten Zei­chen nicht als blo­sse Ver­zie­rung auf­ge­fasst. Aus dem
gesetz­li­chen Ver­bot bestimm­ter Ver­wen­dun­gen des Schwei­zer­kreu­zes nach
dem Wap­pen­schutz­ge­setz las­se sich zudem nichts zugun­sten eines
rechts­er­hal­ten­den Gebrauchs ablei­ten.

Fer­ner war der rechts­er­hal­ten­de Gebrauch der Wort­mar­ke M-WATCH MONDAINE zu beur­tei­len. Hier­zu hielt das HGer fest, die Bestand­tei­le “M-WATCH” und “MONDAINE” wür­den auf den Zif­fern­blät­tern zwar räum­lich aus­ein­an­der­ge­stellt, doch fin­de sich die Gesamt­mar­ke zusam­men­hän­gend auf dem Uhren­arm­band. Die­ser Gebrauch sei rechts­er­hal­tend, da der erfor­der­li­che funk­tio­nel­le Zusam­men­hang zwi­schen der Mar­ke und den regi­strier­ten Waren bestehe. Das BGer bestä­tigt dies. Die Mar­ke muss nicht auf der Ware selbst ange­bracht wer­den. Das auf den Arm­bän­dern ange­brach­te Zei­chen kön­ne vom Abneh­mer durch­aus der Arm­band­uhr zuge­ord­net wer­den, die mit dem Arm­band eine Ein­heit bil­det.

Frag­lich war sodann die Ver­wir­kung der mar­ken­recht­li­chen Abwehr­an­sprü­che von Migros. Das HGer war von einer Ver­wir­kung aus­ge­gan­gen, weil die Migros wäh­rend gan­zen Zeit, wäh­rend der die Mon­dai­ne-Mar­ken ein­ge­tra­gen waren, bis zur Kla­ge im März 2010 untä­tig geblie­ben sei, obwohl eine Ver­let­zung der Migros-Seri­en­mar­ke “M-Ange­bots­be­zeich­nung” hät­te bekannt sein müs­sen. Die Migros mach­te dem­ge­gen­über gel­tend, es bestehe eine münd­li­che Ver­ein­ba­rung zwi­schen ihr und Mon­dai­ne u.a. über die treu­hän­de­ri­sche Ein­tra­gung der Mar­ke M-WATCH MONDAINE (d.h. eine Ver­ein­ba­rung i.S.v. MSchG 4). Das HGer hät­te eine Ver­wir­kung des­halb nicht beja­hen dür­fen, denn falls eine sol­che Ver­ein­ba­rung besteht, wäre die Migros nicht gehal­ten gewe­sen, mar­ken­recht­lich gegen die dama­li­ge Ver­trags­part­ne­rin Mon­dai­ne vor­zu­ge­hen. Das BGer weist die Sache des­halb in die­sem Punkt an das HGer zurück.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.