Im vor­lie­gen­den Ver­fah­ren hat­te die Inha­be­rin drei­er Wort­mar­ken, die das Zei­chen “G5 ent­hal­ten und u.a. in Klas­se 5 für phar­ma­zeu­ti­sche Pro­duk­te ein­ge­tra­gen sind, ihrer Geg­ne­rin ver­bie­ten las­sen wol­len, das (von die­ser als Mar­ke für Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel regi­strier­te) Zei­chen “G5” zur Kenn­zeich­nung von Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln zu ver­wen­den. Das HGer AG hat­te die Kla­ge abge­wie­sen, weil phar­ma­zeu­ti­sche Pro­duk­te und Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel nicht gleich­ar­tig sei­en.

Dage­gen wand­te sich die Klä­ge­rin zunächst mit dem Argu­ment, aus den Richt­li­ni­en des IGE für Mar­ken­sa­chen erge­be sich, dass eine Mar­ke für alle Waren und Dienst­lei­stun­gen (DL) einer Klas­se regi­striert wer­den kön­ne, indem ein­fach nur die Nr. der betref­fen­den Klas­se ange­ge­ben wer­de oder indem sämt­li­che Waren und DL auf­ge­führt wer­den. Das sei hier der Fall; sie habe die Mar­ken für alle Pro­duk­te ein­tra­gen las­sen, die damals (2006) in Klas­se 5 vor­ge­se­hen waren. Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel sei­en erst in der 10. Aufl. der Inter­nat.
Waren- und Dienst­lei­stungs­klas­si­fi­ka­ti­on dazu­ge­kom­men (2013). Da die Mar­ke für die gesam­te Klas­se 5 gel­te, müs­se sie auch Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel erfas­sen.

Das BGer weist die­se Argu­men­ta­ti­on zurück:

Sind ledig­lich die Klas­sen­num­mern ange­ge­ben, wer­de ange­nom­men, dass der Hin­ter­le­ger die in der Niz­za-Klas­si­fi­ka­ti­on ent­hal­te­nen Ober­be­grif­fe der betref­fen­den Klas­sen bean­spru­che (Richt­li­ni­en in Mar­ken­sa­chen des IGE, Aus­ga­be vom 1. Juli 2012, S. 29). Die­se Annah­me kann selbst­ver­ständ­lich nur für die­je­ni­gen Ober­be­grif­fe gel­ten, die zum Hin­ter­le­gungs­zeit­punkt in der betref­fen­den Klas­se vor­ge­se­hen waren. Sie darf nicht auf alle in Zukunft even­tu­ell hin­zu­kom­men­den Ober­be­grif­fe der betref­fen­den Klas­se erstreckt wer­den. Sonst wür­de der­je­ni­ge, der sich bemüht, die bean­spruch­ten Waren und Dienst­lei­stun­gen im Ein­zel­nen prä­zi­se zu bezeich­nen, benach­tei­ligt, weil er gezwun­gen wäre, bei einem spä­ter hin­zu­kom­men­den Pro­dukt die glei­che Mar­ke mit einem ange­pass­ten Waren­ver­zeich­nis zu hin­ter­le­gen, eine spä­te­re Erwei­te­rung des Ver­zeich­nis­ses aber zu einer Ver­schie­bung des Hin­ter­le­gungs­da­tums führt (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

Aus dem­sel­ben Grund kann eine auto­ma­ti­sche Schutz­aus­deh­nung auf spä­ter in einer Klas­se hin­zu­kom­men­de Ober­be­grif­fe auch nicht Platz grei­fen, wenn der Hin­ter­le­ger — wie vor­lie­gend die Beschwer­de­füh­re­rin für ihre Mar­ke […] — alle im Hin­ter­le­gungs­zeit­punkt in der betref­fen­den Klas­se 5 vor­ge­se­he­nen Waren und Dienst­lei­stun­gen auf­ge­führt hat.[…]

Sodann sind Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel und phar­ma­zeu­ti­sche Pro­duk­te nicht gleich­ar­tig:

Bei der Prü­fung, ob ein Pro­dukt unter einen ver­wen­de­ten Ober­be­griff sub­su­miert wer­den kann, sind ins­be­son­de­re der all­ge­mei­ne Sprach­ge­brauch und auch “öko­no­mi­sche Gesichts­punk­te” zu berück­sich­ti­gen […]. Bereits die oben zitier­te gesetz­li­che Defi­ni­ti­on des Begriffs “Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel” ([Hin­weis auf die V des EDI über Spe­zi­al­lebens­mit­tel]) hebt sich klar ab von der­je­ni­gen der “Arz­nei­mit­tel” [Hin­weis auf HMG 4 I a]. Auch im all­ge­mei­nen Sprach­ge­brauch wer­den Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel und phar­ma­zeu­ti­sche Pro­duk­te klar aus­ein­an­der gehal­ten. Dabei spielt nament­lich deren unter­schied­li­che Funk­ti­on bzw. Wir­kungs­wei­se […] eine ent­schei­den­de Rol­le. […] Die ver­schie­de­ne Wir­kungs­wei­se auf­grund ihrer unter­schied­li­chen Inhalts- bzw. Wirk­stof­fe darf nicht aus­ge­blen­det wer­den, bil­det die­se doch gera­de der Grund für die Unter­stel­lung der phar­ma­zeu­ti­schen Pro­duk­te unter die stren­ge Heil­mit­tel­ge­setz­ge­bung. Aber auch öko­no­mi­sche Gesichts­punk­te spre­chen für die Inter­pre­ta­ti­on der Vor­in­stanz, kann doch nicht gesagt wer­den, dass einem bran­chen­ty­pi­schen Her­stel­ler von Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln auch die­je­ni­ge von phar­ma­zeu­ti­schen Pro­duk­ten als logi­sches Sor­ti­ment zuge­rech­net wer­den und umge­kehrt.

Sodann erhei­schen die von der Beschwer­de­füh­re­rin zur Stüt­zung ihres Stand­punkts ange­führ­ten Ent­schei­de des IGE bzw. der “European Trade­mark Aut­ho­ri­ty” kei­ne ande­re Beur­tei­lung, zumal nicht dar­ge­tan ist, dass die­se Ent­schei­de genau die glei­che Fra­ge­stel­lung wie die vor­lie­gen­de betref­fen. Schliess­lich zeigt die expli­zi­te Auf­füh­rung von “Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­teln” in der Klas­se 5 in der 10. Aus­ga­be (2013) der Niz­za-Klas­si­fi­ka­ti­on gera­de, dass die­se Pro­duk­te nicht als bereits vom schon vor­her vor­ge­se­he­nen Ober­be­griff “phar­ma­zeu­ti­sche Erzeug­nis­se” erfasst betrach­tet wur­den.

Die Beschwer­de­füh­re­rin hat­te für ihre Zei­chen im Bereich der Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel sodann ein Wei­ter­be­nut­zungs­recht i.S.v. MSchG 14 gel­tend gemacht, jedoch erfolg­los, weil der erfor­der­li­che ernst­haf­te Gebrauch pro­zes­su­al nicht erwie­sen war. In die­sem Zusam­men­hang fin­den sich Aus­füh­run­gen des BGer zur rich­ter­li­chen Fra­ge­pflicht und dazu, dass das Ange­bot, “wenn nötig” tau­sen­de von Rech­nun­gen vor­zu­le­gen, kei­ne taug­li­che Beweis­of­fer­te dar­stel­le. Die­ses  Ange­bot soll­te bloss im Even­tu­al­fall aktu­ell wer­den. Ein sol­ches Vor­ge­hen kön­ne die gericht­li­che Fra­ge­pflicht nicht aus­lö­sen.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.