Das Bun­des­ge­richt ver­nein­te in die­sem Urteil, dass die als Ver­tre­te­rin für ein Patent im Patent­re­gi­ster ein­ge­tra­ge­ne Patent­an­walts­kanz­lei als Ver­tre­tung im Sin­ne von Art. 137 ZPO bzw. die dort ange­ge­be­ne Adres­se als Zustel­lungs­do­mi­zil nach Art. 140 ZPO zu betrach­ten ist.

Hin­ter­grund bil­de­te eine Kla­ge auf Nich­tig­erklä­rung des schwei­ze­ri­schen Teils eines Euro­päi­schen Patents. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt setz­te der (aus­län­di­schen) Beklag­ten Frist an, um die Kla­ge zu beant­wor­ten und um ent­we­der ein Zustel­lungs­do­mi­zil oder einen Zustel­lungs­emp­fän­ger in der Schweiz zu bezeich­nen; Letz­te­res unter Andro­hung, dass im Säum­nis­fall die Zustel­lung durch Publi­ka­ti­on erfol­gen wer­de. Der Beklag­ten wur­de die­se Ver­fü­gung auf dem Rechts­hil­fe­weg zuge­stellt. Innert der ange­setz­ten Frist erstat­te­te die Beklag­te weder eine Kla­ge­ant­wort noch bezeich­ne­te sie ein Zustel­lungs­do­mi­zil oder einen Zustel­lungs­emp­fän­ger in der Schweiz. Auch die vom Bun­des­pa­tent­ge­richt ange­setz­te Nach­frist, die durch Publi­ka­ti­on im SHAB zuge­stellt wur­de, ver­strich unge­nutzt. Das Bun­des­pa­tent­ge­richt hiess in der Fol­ge die Kla­ge gut und erklär­te den Schwei­zer Teil des Streit­pa­tents für nich­tig.

Vor Bun­des­ge­richt rüg­te die Beklag­te, dass die (erste) Zustel­lung nicht auf dem Rechts­hil­fe­weg direkt an sie hät­te erfol­gen dür­fen. Zur Begrün­dung brach­te sie meh­re­re Grün­de vor, die alle­samt vom Bun­des­ge­richt ver­wor­fen wur­den:

Zunächst mach­te die Beklag­te gel­tend, dass für den schwei­ze­ri­schen Teil des Streit­pa­tents in der Schweiz eine Patent­an­walts­kanz­lei als Ver­tre­te­rin bestellt und ein­ge­tra­gen sei. Art. 137 ZPO sei weit und in dem Sin­ne zu ver­ste­hen, dass auch Regi­ster­ver­tre­ter von Schutz­rech­ten dar­un­ter fal­len wür­den. Dies müs­se v.a. dann gel­ten, wenn der ein­ge­tra­ge­ne Ver­tre­ter bezüg­lich des Ver­fah­rens­ge­gen­stands auch zur Ver­tre­tung vor Bun­des­pa­tent­ge­richt berech­tigt sei (Art. 29 PatGG). Das Bun­des­ge­richt folg­te die­ser Argu­men­ta­ti­on nicht, da es sich bei der Patent­an­walts­kanz­lei um eine Akti­en­ge­sell­schaft han­del­te. Die­se sei als juri­sti­sche Per­son nicht zur Ver­tre­tung vor dem Bun­des­pa­tent­ge­richt befugt. Inso­weit kön­ne es sich bei der im Patent­re­gi­ster ein­ge­tra­ge­nen Kanz­lei nicht um eine Ver­tre­te­rin im Sin­ne von Art. 137 ZPO han­deln (E. 2.2.2).

Die Beklag­te berief sich sodann auf die ursprüng­li­che Fas­sung von aArt. 13 PatG (AS 1955 874), wonach der in der Schweiz nie­der­ge­las­se­ne Ver­tre­ter den Patent­in­ha­ber unter ande­rem vor dem Rich­ter ver­tre­te. Unter Hin­weis auf die Ent­wick­lung der Gesetz­ge­bung, wäh­rend wel­cher die­se Bestim­mung wie­der­holt abge­än­dert wur­de, lehn­te das Bun­des­ge­richt die­se Begrün­dung ab. Bereits  der Wort­laut des revi­dier­ten Art. 13 Abs. 1 PatG beschrän­ke die Anwen­dung auf Ver­wal­tungs­ver­fah­ren und schrei­be bei Aus­land­wohn­sitz ledig­lich noch ein Zustel­lungs­do­mi­zil vor (E. 2.2.3).

Auch aus der von der Beklag­ten gel­tend gemach­ten sub­si­diä­ren Zustän­dig­keit gemäss Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG las­se sich kei­ne abwei­chen­de Aus­le­gung ablei­ten. Der Gerichts­stand gemäss die­ser Bestim­mung hän­ge aus­schliess­lich von der Ein­tra­gung im Patent­re­gi­ster ab und nicht etwa von der tat­säch­li­chen Ver­tre­t­er­ei­gen­schaft des Ein­ge­tra­ge­nen. Zudem wür­den im Patent­recht die ört­li­chen Ersatz­zu­stän­dig­kei­ten wohl umfas­send durch die aus­schliess­li­che Zustän­dig­keit des Bun­des­pa­tent­ge­richts (Aet. 26 Abs. 1 lit. a PatGG) ver­drängt (E. 2.2.3).

Das Bun­des­ge­richt ver­nein­te sodann, dass die im Patent­re­gi­ster ange­ge­be­ne Adres­se des Ver­tre­ters als Zustel­lungs­do­mi­zil i.S.v. Art. 140 ZPO gel­te. Die Beklag­te berief sich dabei erfolg­los auf Art. 132 Abs. 3 des Vor­ent­wurfs der Exper­ten­kom­mis­si­on zur Schwei­ze­ri­schen Zivil­pro­zess­ord­nung. Auf die­se Bestim­mung wur­de in der Fol­ge ver­zich­tet (Art. 140 ZPO). Dies ent­spre­che — so das Bun­des­ge­richt — der Absicht des Gesetz­ge­bers, im Bereich der gericht­li­chen Zustel­lung kei­ne Son­der­re­ge­lung für Strei­tig­kei­ten betref­fend in einem Regi­ster ein­ge­tra­ge­ne Imma­te­ri­al­gü­ter­rech­te vor­zu­se­hen (E. 2.2.4).

Die Beklag­te warf dem Bun­des­pa­tent­ge­richt schliess­lich erfolg­los eine Ver­let­zung des Grund­sat­zes von Treu und Glau­ben (Art. 52 ZPO) vor. Sie hat­te gel­tend gemacht, dass offen­bar ein mensch­li­ches Ver­se­hen oder tech­ni­scher Zwi­schen­fall pas­siert sei, was dazu geführt habe, dass die auf dem Rechts­hil­fe­weg zuge­stell­ten Unter­la­gen intern nicht an die zustän­di­ge Stel­le gelangt sei­en. Sie sei in einem ande­ren Patent­ver­fah­ren ver­tre­ten gewe­sen, was dem Bun­des­pa­tent­ge­richt zei­ge, dass sie auf Kla­gen nicht mit Untä­tig­keit reagie­re. Für ihre Nicht­re­ak­ti­on gebe es daher kei­nen ein­zi­gen sach­li­chen Grund. Umso eher hät­te das Bun­des­pa­tent­ge­richt stut­zig wer­den und bei der Beklag­ten nach­fra­gen sol­len, ob die­se tat­säch­lich nicht am Ver­fah­ren teil­neh­men wol­le (E. 3.1). Die­se Argu­men­te fan­den beim Bun­des­ge­richt kein Gehör. Für die ver­lang­te Rück­fra­ge feh­le es an der gesetz­li­chen Grund­la­ge. Art. 52 ZPO füh­re sodann nicht dazu, dass das Bun­des­pa­tent­ge­richt nach kor­rekt erfolg­ter Zustel­lung sich durch (for­mel­le oder infor­mel­le) Rück­fra­gen ver­ge­wis­sern müs­se, ob die zuge­stell­te Ver­fü­gung intern auch tat­säch­lich an die zustän­di­ge Stel­le gelangt sei. Es sei nicht des­sen Sache, Mut­ma­ssun­gen über die Grün­de für die feh­len­de Reak­ti­on im Pro­zess anzu­stel­len bzw. die ent­spre­chen­den Grün­de in Erfah­rung zu brin­gen (E. 3.2).

 

Martin Rauber

Posted by Martin Rauber

RA Dr. Martin Rauber, LL.M, arbeitet als Rechtsanwalt bei Nater Dallafior Rechtsanwälte AG. Zuvor wirkte er als juristischer Sekretär am Bezirksgericht Horgen, wo er heute als nebenamtlicher Ersatzrichter im Einsatz steht. Er studierte an der Universität Freiburg i.Ue., der Université Libre de Bruxelles sowie an der University of Edinburgh (LL.M. Commercial Law).