Das Bun­des­ge­richt hat die Beschwer­de von Chri­sti­an Lou­bou­tin gegen ein Urteil des Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richts abge­wie­sen. Lou­bou­tin ist als Her­stel­ler exklu­si­ver Damen­schu­he bekannt, deren Soh­len jeweils rot sind. Die rote Far­be der Soh­le ist inter­na­tio­nal in Klas­se 25 als Posi­ti­ons­mar­ke regi­striert (IR 1031242), d.h. als Mar­ke, bei der ein bestimm­tes Zei­chen­ele­ment in Kom­bi­na­ti­on mit einer bestimm­ten Posi­ti­on geschützt ist:

 

Das Eidg. Insti­tut für Gei­sti­ges Eigen­tum (IGE) ver­wei­ger­te die Schutz­aus­deh­nung der IR-Mar­ke mit der Begrün­dung, die rote Far­be auf der Schuh­soh­le wer­de als rein deko­ra­ti­ves Ele­ment wahr­ge­nom­men, so dass das Zei­chen (für “chaus­su­res pour dames à talons haut”) nicht unter­schei­dungs­kräf­tig sei. Das BVGer hat­te dies bestä­tigt, im wesent­li­chen mit fol­gen­den Erwä­gun­gen (in der Zusam­men­fas­sung durch das BGer, E. 3.1):

  • Bei einer Posi­ti­ons­mar­ke tra­ge das Posi­ti­ons­ele­ment zur Unter­schei­dungs­kraft bei, wenn die Mar­kie­rungs­stel­le als unge­wöhn­lich bzw. auf­fal­lend erschei­ne oder sich die Posi­ti­on im Ver­kehr durch­ge­setzt habe. Bei der Unter­sei­te einer Damen­schuh­soh­le erschei­ne das Anbrin­gen einer Mar­ke aller­dings nicht als unge­wöhn­lich oder auf­fal­lend. Die Far­be Rot sei fer­ner eine Grund­far­be und wer­de ins­be­son­de­re bei Waren aus der Mode­bran­che oft als deko­ra­ti­ves Ele­ment ver­wen­det. Eine rote Aussen­soh­le wei­che bei Damen­schu­hen zudem nicht vom gän­gi­gen Gestal­tungs­schatz ab.
  • Auf­grund einer Gesamt­be­trach­tung sei dem­zu­fol­ge davon aus­zu­ge­hen, dass die mass­ge­ben­den Ver­kehrs­krei­se (Per­so­nen, vor­wie­gend Damen, von “ziem­lich jung” bis “ziem­lich alt”, mit einem zumin­dest leicht erhöh­ten Mode­be­wusst­sein in unter­schied­li­chen finan­zi­el­len Ver­hält­nis­sen) rote Schuh­soh­len bei Damen­schu­hen mit hohen Absät­zen pri­mär als deko­ra­ti­ves Ele­ment wahr­neh­men. Es feh­le daher an Unter­schei­dungs­kraft.

Das BGer bestä­tigt die­se Auf­fas­sung. Zur Unter­schei­dungs­kraft bei Posi­ti­ons­mar­ken äussert sich das BGer wie folgt:

Neben der Unter­schei­dungs­kraft des Basis­zei­chens ist […] die Stär­ke der Posi­ti­on zu berück­sich­ti­gen. Nicht jedem posi­tio­nier­ten Zei­chen kommt Unter­schei­dungs­kraft zu; die Posi­ti­on kann hier­zu ledig­lich bei­tra­gen, sofern sie in der Wahr­neh­mung der mass­ge­ben­den Ver­kehrs­krei­se­ein hin­rei­chend cha­rak­te­ri­sti­sches Ele­ment dar­stellt, mit­hin stark genug ist, um das Zei­chen in einen ande­ren Kon­text zu set­zen. Eben­so wie nicht jede belie­bi­ge Ein­fär­bung oder gra­fi­sche Gestal­tung ein schutzun­fä­hi­ges Zei­chen hin­rei­chend ver­än­dern kann, ver­mag dies jede belie­bi­ge Posi­ti­on zu errei­chen. Die Posi­ti­on muss auch tat­säch­lich ein Ver­ständ­nis als Her­kunfts­hin­weis ver­mit­teln; das posi­tio­nier­te Zei­chen muss im Gegen­satz zu sei­nem unpo­si­tio­nier­ten Gegen­stück ein Rät­sel auf­ge­ben, das nicht anders gelöst wer­den kann als durch die Zuord­nung der Bedeu­tung als Her­kunfts­hin­weis ([…]). Besteht auf dem betref­fen­den Waren­ge­biet eine Kenn­zeich­nungs­ge­wohn­heit, dürf­ten die die­ser Gewohn­heit ent­spre­chen­den Posi­tio­nen leich­ter als Her­kunfts­hin­wei­se ver­stan­den wer­den. Zudem ist die Posi­ti­on umso stär­ker ein­zu­stu­fen, je pro­mi­nen­ter sie auf dem jewei­li­gen Posi­ti­ons­trä­ger in den Vor­der­grund rückt ([…]).

Die Fär­bung der gan­zen Schuh­soh­le ver­schmel­ze indes mit dem Erschei­nungs­bild der Ware selbst, was – in Anleh­nung an die ent­spre­chen­den Regeln bei der Form­mar­ke – nicht als Her­kunfts­hin­weis, son­dern als gestal­te­ri­sches Ele­ment wahr­ge­nom­men wer­de:

[…] Wie die Vor­in­stanz zutref­fend aus­führt, steht zwar nicht ein kon­tur­lo­ser Farb­an­spruch zur Dis­kus­si­on; die Umris­se von Schuh­soh­len sind jedoch als Zei­chen für Schu­he banal und beschrei­bend, indem sie im Erschei­nungs­bild eines Teils der Ware selbst bestehen. Es wird nicht etwa ein Wort- oder Bild­ele­ment auf der Schuh­soh­le posi­tio­niert, wofür auf dem Schuh­markt eine gewis­se Übung und eine ent­spre­chen­de Gewöh­nung der Kon­su­men­ten bestehen dürf­te. Viel­mehr besteht das Zei­chen aus einer ein­far­bi­gen Dar­stel­lung der Unter­sei­te eines hoch­hacki­gen Damen­schuhs, wodurch es mit dem Erschei­nungs­bild der Ware selbst ver­schmilzt. Zei­chen, die im Erschei­nungs­bild der Ware selbst bestehen, wer­den jedoch gewöhn­lich nicht als Hin­weis auf die betrieb­li­che Her­kunft die­ser Waren, son­dern ledig­lich als beson­de­re Gestal­tung wahr­ge­nom­men (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.3 mit Hin­wei­sen). Ähn­lich der Form­mar­ke kann es im Hin­blick auf die ori­gi­nä­re Unter­schei­dungs­kraft nicht aus­rei­chen, dass sich ein sol­ches Zei­chen ledig­lich nach sei­ner gefäl­li­gen Gestal­tung unter­schei­det; viel­mehr muss es sich von sämt­li­chen im bean­spruch­ten Waren­seg­ment im Zeit­punkt des Ent­scheids über die Mar­ken­ein­tra­gung übli­chen Gestal­tun­gen auf­fäl­lig unter­schei­den, damit ein Ver­ständ­nis als Her­kunfts­hin­weis in Betracht kom­men kann ([…]). Die mass­ge­ben­de Ver­gleichs­men­ge besteht dabei in den auf dem betrof­fe­nen Waren­seg­ment tat­säch­lich vor­han­de­nen Gestal­tun­gen und nicht etwa in erfolg­ten Mar­ken­an­mel­dun­gen ver­gleich­ba­rer Zei­chen, wie der Beschwer­de­füh­rer anzu­neh­men scheint.

Eine far­bi­ge Aussen­soh­le hebe sich nicht in einer Wei­se von den übli­chen Gestal­tun­gen ab, um ori­gi­när als Her­kunfts­hin­weis in Betracht zu kom­men. Nach den Fest­stel­lun­gen des BVGer kom­men hoch­hacki­ge Damen­schu­he mit far­bi­gen Aussen­soh­len im Gegen­teil durch­aus vor. Die rote Ein­fär­bung  der Soh­len­un­ter­sei­te stel­le daher ein ästhe­ti­sches Stil­ele­ment dar, das nicht (ori­gi­när) als Her­kunfts­hin­weis in Betracht kommt. Das BGer weist die Beschwer­de daher ab.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.