Das Bun­des­gericht hat­te im vor­liegen­den Entscheid die Frage zu beant­worten, ob das als inter­na­tionale Marke reg­istri­erte Zeichen CAR-NET u.a. für Waren der Klasse 12 beschreibend ist. Das IGE hat­te gestützt auf MSchG 2 lit. a eine teil­weise, pro­vi­sorische Schutzver­weigerung erlassen, weil die rel­e­van­ten Ver­brauch­er (Durch­schnittskon­sumenten und Fach­leute der Auto­mo­bil­branche) “CAR-NET” als direk­ten Hin­weis auf Ver­wen­dungszweck und Verkauf­sort der Waren ver­ste­hen. Das BVGer bestätigte die Auf­fas­sung des IGE.

Vor BGer griff VW (als Marken­in­hab­erin) die Prax­is an, wonach ein Zeichen für den gesamten Ober­be­griff vom Marken­schutz aus­geschlossen ist, wenn es nur für einen Teil der unter diesen Ober­be­griff fal­l­en­den Waren oder Dien­stleis­tun­gen unzuläs­sig ist.VW argu­men­tierte, diese Prax­is führe zum Resul­tat, dass eine Marke für eine bes­timmte Ware nicht schützbar ist, wenn sie neben dieser Ware auch Schutz für einen Ober­be­griff beansprucht; ohne diesen Schutzanspruch wäre sie für die konkrete Ware dage­gen schützbar. Die Unter­schei­dungskraft eines Zeichens in Bezug auf eine bes­timmte Ware sei nicht davon abhängig, ob das­selbe Zeichen für einen gle­ichzeit­ig beansprucht­en Ober­be­griff beschreibend sei.

Das Bun­des­gericht bestätigt dage­gen diese Prax­is:

Wird das Waren- und Dien­stleis­tungsverze­ich­nis mit abstrak­ten Ober­be­grif­f­en for­muliert, so ist bei der Prü­fung des Zeichens von sämtlichen denkbaren Waren und Dien­stleis­tun­gen auszuge­hen, die unter den entsprechen­den Ober­be­griff sub­sum­iert wer­den kön­nen […]. Erweist sich das Zeichen auch nur für bes­timmte Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die unter den entsprechen­den Ober­be­griff zu sub­sum­ieren sind, als unzuläs­sig, so ist es regelmäs­sig für den gesamten Ober­be­griff zurück­zuweisen. Dies auch dann, wenn die Beze­ich­nung für andere Waren oder Dien­stleis­tun­gen, die unter densel­ben Ober­be­griff fall­en, nicht unzuläs­sig sein sollte. Anson­sten wäre es möglich, ein für eine bes­timmte Ware bzw. Dien­stleis­tung beste­hen­des Ein­tra­gung­shin­der­nis dadurch zu umge­hen, dass für einen möglichst weit gefassten Ober­be­griff der Schutz beansprucht wird […].

Das Bun­des­gericht zitiert dabei die Kom­men­tierung von Willi, wonach dieser Prax­is zumin­d­est dann zuzus­tim­men sei, wenn die beschreibende Natur Pro­duk­te beschreibend ist, die für den Ober­be­griff charak­ter­is­tisch sind.

Im Anschluss daran hält das Bun­des­gericht fest, “Autos und Auto­mo­bile” seien charak­ter­is­tisch für den Ober­be­griff „Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande“ in Klasse 12; und das Zeichen “CAR-NET” sei dafür beschreibend (das war nicht bestrit­ten). Fol­glich war das Zeichen für die gesamten Unter­be­griffe davon vom Schutz aus­geschlossen. Dazu gehören laut Vorin­stanz u.a. Last­wa­gen, Wohn­wa­gen, Anhänger und Sat­te­lan­hänger, Anhängerkup­plun­gen für Fahrzeuge, Trak­toren, Motor­räder, Mope­ds und Omnibusse. Dass diese Einord­nung unrichtig sei, habe VW nicht hin­re­ichend aufgezeigt.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.