Das Bun­des­ge­richt hat­te im vor­lie­gen­den Ent­scheid die Fra­ge zu beant­wor­ten, ob das als inter­na­tio­na­le Mar­ke regi­strier­te Zei­chen CAR-NET u.a. für Waren der Klas­se 12 beschrei­bend ist. Das IGE hat­te gestützt auf MSchG 2 lit. a eine teil­wei­se, pro­vi­so­ri­sche Schutz­ver­wei­ge­rung erlas­sen, weil die rele­van­ten Ver­brau­cher (Durch­schnitts­kon­su­men­ten und Fach­leu­te der Auto­mo­bil­bran­che) “CAR-NET” als direk­ten Hin­weis auf Ver­wen­dungs­zweck und Ver­kaufs­ort der Waren ver­ste­hen. Das BVGer bestä­tig­te die Auf­fas­sung des IGE.

Vor BGer griff VW (als Mar­ken­in­ha­be­rin) die Pra­xis an, wonach ein Zei­chen für den gesam­ten Ober­be­griff vom Mar­ken­schutz aus­ge­schlos­sen ist, wenn es nur für einen Teil der unter die­sen Ober­be­griff fal­len­den Waren oder Dienst­lei­stun­gen unzu­läs­sig ist.VW argu­men­tier­te, die­se Pra­xis füh­re zum Resul­tat, dass eine Mar­ke für eine bestimm­te Ware nicht schütz­bar ist, wenn sie neben die­ser Ware auch Schutz für einen Ober­be­griff bean­sprucht; ohne die­sen Schutz­an­spruch wäre sie für die kon­kre­te Ware dage­gen schütz­bar. Die Unter­schei­dungs­kraft eines Zei­chens in Bezug auf eine bestimm­te Ware sei nicht davon abhän­gig, ob das­sel­be Zei­chen für einen gleich­zei­tig bean­spruch­ten Ober­be­griff beschrei­bend sei.

Das Bun­des­ge­richt bestä­tigt dage­gen die­se Pra­xis:

Wird das Waren- und Dienst­lei­stungs­ver­zeich­nis mit abstrak­ten Ober­be­grif­fen for­mu­liert, so ist bei der Prü­fung des Zei­chens von sämt­li­chen denk­ba­ren Waren und Dienst­lei­stun­gen aus­zu­ge­hen, die unter den ent­spre­chen­den Ober­be­griff sub­su­miert wer­den kön­nen […]. Erweist sich das Zei­chen auch nur für bestimm­te Waren oder Dienst­lei­stun­gen, die unter den ent­spre­chen­den Ober­be­griff zu sub­su­mie­ren sind, als unzu­läs­sig, so ist es regel­mä­ssig für den gesam­ten Ober­be­griff zurück­zu­wei­sen. Dies auch dann, wenn die Bezeich­nung für ande­re Waren oder Dienst­lei­stun­gen, die unter den­sel­ben Ober­be­griff fal­len, nicht unzu­läs­sig sein soll­te. Anson­sten wäre es mög­lich, ein für eine bestimm­te Ware bzw. Dienst­lei­stung bestehen­des Ein­tra­gungs­hin­der­nis dadurch zu umge­hen, dass für einen mög­lichst weit gefass­ten Ober­be­griff der Schutz bean­sprucht wird […].

Das Bun­des­ge­richt zitiert dabei die Kom­men­tie­rung von Wil­li, wonach die­ser Pra­xis zumin­dest dann zuzu­stim­men sei, wenn die beschrei­ben­de Natur Pro­duk­te beschrei­bend ist, die für den Ober­be­griff cha­rak­te­ri­stisch sind.

Im Anschluss dar­an hält das Bun­des­ge­richt fest, “Autos und Auto­mo­bi­le” sei­en cha­rak­te­ri­stisch für den Ober­be­griff „Fahr­zeu­ge zur Beför­de­rung auf dem Lan­de“ in Klas­se 12; und das Zei­chen “CAR-NET” sei dafür beschrei­bend (das war nicht bestrit­ten). Folg­lich war das Zei­chen für die gesam­ten Unter­be­grif­fe davon vom Schutz aus­ge­schlos­sen. Dazu gehö­ren laut Vor­in­stanz u.a. Last­wa­gen, Wohn­wa­gen, Anhän­ger und Sat­tel­an­hän­ger, Anhän­ger­kupp­lun­gen für Fahr­zeu­ge, Trak­to­ren, Motor­rä­der, Mopeds und Omni­bus­se. Dass die­se Ein­ord­nung unrich­tig sei, habe VW nicht hin­rei­chend auf­ge­zeigt.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Rechtsanwalt und Counsel bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.