4A_39/2011: Klarstellungen des BGer zur Markenübertragung

Das BGer schützt in einem umfan­gre­ichen Entscheid ein Urteil des OGer SO weit­ge­hend, das in ein­er Stre­it­igkeit zwis­chen dem US-amerikanis­chen Getränke­hersteller Go Fast Sports & Bev­er­age Co. und europäis­chen bzw. schweiz­erischen Dis­trib­u­toren ergan­gen war (inter­es­sant sind die sehr aus­führlichen Rechts­begehren der Parteien). Die Her­stel­lerin hat­te gegen die (zum Zeit­punkt der Klage ex-)Distributoren u.a. auf Unter­las­sung des Ver­triebs nach Beendi­gung eines Ver­trieb­sver­trags geklagt.

Strit­tig war u.a. die Dauer des Ver­trieb­sver­trags. Das OGer SO hat­te dabei zu Recht auf die erhe­blichen Investi­tio­nen der Dis­trib­u­torin abgestellt und deshalb eine län­gere Dauer — hier 5 Jahre — angenommen.

Fern­er hat­te das OGer SO das Begehren um Über­tra­gung der divers­er Marken und Domain­na­men abgewiesen, u.a. auf­grund der Erwä­gung, dass die klägerische Wort­marke GO FAST” Gemeingut (MSchG 2 lit. a) und fol­glich nichtig sei. Sie lehnte sich dabei an den “Be Relaxed”-Entscheid des HABM (R 1583/2009–2 B‑RELAXED) an.  Das BGer lässt diese Frage offen, weil die Klägerin ihren Anspruch ohne­hin auf das UWG stützen kon­nte und eine Markenüber­tra­gung nicht in Frage kam.

Zum zweit­en Punkt hält das BGer insb. fest, dass

  • ein Über­tra­gungs­begehren iSv MSchG 53 nicht nur für einge­tra­gene Marken in Frage kommt, son­dern auch für Marken im Anmeldesta­di­um;
  • das MSchG 53 keine Rechts­grund­lage ist für die Über­tra­gung von Domainnamen;
  • nur nichtige bzw. nichtig zu erk­lärende Marken Gegen­stand des Über­tra­gungs­begehrens sein kön­nen, ins­beson­dere, wenn ein rel­a­tiv­er Auss­chlussgrund (MSchG 3) vor­liegt;
  • nur Marken erfasst sind, auf die der Kläger selb­st Anspruch hätte, die also mit dem Zeichen, aus dem sich das bessere Recht des Klägers ergibt, iden­tisch oder beina­he iden­tisch sind, so dass bloss ähn­liche und vom Kläger nicht gebrauchte Marken nicht erfasst sind.