Das BVer­wGer hält im vor­liegen­den Urteil fest, dass auch drei­di­men­sion­ale Dien­stleis­tungs­marken (und nicht nur For­m­marken) den Auss­chlussgrün­den von MSchG 2 b (u.a. tech­nis­che Notwendigkeit) unter­fall­en kön­nen, und schliesst den Marken­schutz für die abge­bildete Form für gewisse Dien­stleis­tun­gen auf­grund tech­nis­ch­er Bed­ingth­eit, für andere auf­grund man­gel­nder Unter­schei­dungskraft aus. Es äussert sich fern­er zum Ver­trauenss­chutz im Rah­men eines Marken­ver­fahrens.
Das IGE hat­te der vor­liegen­den drei­di­men­sion­alen Marke für die Klasse 35 (Wer­bung usw.), Klasse 40: (Dien­stleis­tun­gen im Zusam­men­hang mit der Per­son­al­isierung von Schreibgeräten für Wer­bezweckw usw.) und Klasse 42 (Beratung bezüglich der Gestal­tung von Schreibgeräten) den Schutz als nicht unter­schei­dungskräftig und daher Gemeingut ver­weigert. Die Beschw­erde­führerin (Prodir SA) berief sich dage­gen u.a. auf den Schutz von Treu und Glauben, weil das IGE in einem anderen Marken­prü­fungsver­fahren zum sel­ben Zeichen die Schutzfähigkeit bejaht habe.

Das BVer­wGer äussert sich zum Wesen der Marke über­haupt und einge­hend zur Unter­schei­dung zwis­chen For­m­marken und übri­gen 3D-Marken und stellt dann (im Ein­klang mit der Lehre) fest, dass auch Dien­stleis­tungs­marken, die sich in der Form ein­er Ware erschöpfen, unter dem für For­m­marken gel­tenden Beurteilungs­massstab von MSchG 2 b zu prüfen sind. Immer­hin:

Dies schliesst nicht aus, bei dieser Prü­fung zu berück­sichti­gen, dass die gedankliche Verbindung ein­er Form zu ein­er Dien­stleis­tung in der Regel nicht mit der­sel­ben Unmit­tel­barkeit wie zu ein­er for­mgeben­den Ware erfol­gt, son­dern stets einen zusät­zlichen geisti­gen Schritt voraus­set­zt”

Gestützt auf diese Grund­sätze und unter Annahme eines durch­schnit­tlichen Aufmerk­samkeits­grads der ange­sproch­enen Verkehrskreise prüft das BVer­wGer, ob

der Abstand zwis­chen der drei­di­men­sion­alen Form und den beansprucht­en Dien­stleis­tun­gen für das Vor­liegen eines unter­schei­dungskräfti­gen Zeichens genügt,” und zwar “mit Rück­sicht auf das Ver­hält­nis der angemelde­ten Form zur Grund­form eines Kugelschreibers ein­er­seits und auf jenes des Kugelschreibers zu den Dien­stleis­tun­gen ander­er­seits.”

Es kommt dabei zum Schluss, dass die Form des Kugelschreibers zwar marken­fähig sei, aber “dem Gewohn­ten und Erwarteten eines Kugelschreibers” entspreche. Daraus ergibt sich “ohne Zuhil­fe­nahme der Fan­tasie”, dass die angemeldete Form

  • für “Wer­bung, Mar­ket­ing” in Klasse 35 und “Beratung bezüglich der Gestal­tung von Schreibgeräten” in Klasse 42 nicht unter­schei­dungskräftig und
  • für das “Verteilen von Werbe­mit­teln” in Klasse 35 und die Erbringung von “Dien­stleis­tun­gen im Zusam­men­hang mit der Per­son­al­isierung von  Schreibgeräten, ins­beson­dere durch Bedruck­en der Schreibgeräte” in Klasse 40 tech­nisch notwendig ist.

Die Beru­fung auf den Grund­satz von Treu und Glauben drang nicht durch. Zwar hat­te das IGE als zuständi­ge  Behörde in ein­er konkreten Sit­u­a­tion gegenüber ein­er bes­timmten Per­son ohne Vor­be­halt und ohne erkennbare Unrichtigkeit die Ein­tra­gungs­fähigkeit der strit­ti­gen Form bejaht. Die Dis­po­si­tion der Anmelderin bestand aber lediglich in der Anmel­dung (so das BVer­wGer; ob auch die Über­nahme des Prozess­risikos im Ver­trauen auf die Auskun­ft durch die Anmelderin als Dis­po­si­tion zu berück­sichti­gen wäre, wurde nicht the­ma­tisiert). Dem Inter­esse der Anmelderin stand nicht nur das öffentliche Inter­esse an richtiger Recht­san­wen­dung gegenüber, son­dern auch die ent­ge­gen­ste­hen­den Inter­essen der Verkehrsteil­nehmer. Daher

würde es unver­hält­nis­mäs­sig erscheinen, die Vorin­stanz zu Ungun­sten der übri­gen Mark­t­teil­nehmenden allein der ger­ingfügi­gen, auf einen Teil der Anmel­dung des vor­liegen­den Ver­fahrens beschränk­ten Dis­po­si­tion der Beschw­erde­führerin wegen auf ihrer unrichti­gen Auskun­ft […] zu behaften.”

David Vasella

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RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Partner bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.