Seit 1983 und bis 2010 hatte der MGB unter der Bezeichnung M‑WATCH von Mondaine hergestellte Uhren vertrieben. Seit der Beendigung der Zusammenarbeit ist das bessere Recht am Kennzeichen M‑WATCH bzw. M WATCH zwischen den Parteien strittig. Im vorliegenden Urteil hatte das BGer in erster Linie Fragen um rechtserhaltenden Markengebrauch zu beurteilen.
Dabei gilt es zunächst um den Gebrauch der Marke 
. Als rechtserhaltend in Frage kamen der Gebrauch des Zeichens “M‑WATCH” und des Zeichens
. Das HGer ZH als Vorinstanz hatte den Gebrauch beider Zeichen als rechtserhaltend beurteilt:
- Betr. “M‑WATCH”: Die Marke setze sich aus “M”, Abstand, “Watch” zusammen. Dasselbe gelte für das Zeichen M‑WATCH. Der Gesamteindruck der Marke werde durch das Ersetzen der Kreisform durch einen Bindestrich nicht geändert.
- Betr. : Dass das leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt werde, erscheine als nicht erhebliche Abweichung. Dies gelte umso mehr, als das Schweizerkreuz als Bestandteil von Marken nicht eingetragen werden dürfe; wer ein Wappen als Verzierung gebrauchen wolle, habe daher gar keine andere Möglichkeit, als es erst im Gebrauch hinzuzufügen.
Das BGer widerspricht dem. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im
Register eingetragen ist. Ein nicht wesentlich abweichender Gebrauch i.S.v. MSchG 11 II liege nur solange vor, als der kennzeichnende Kern der Marke, der das
markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und
der kennzeichnende Charakter der Marke daher trotz abweichender
Benutzung gewahrt bleibt. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der
Marke sind dabei wesentlich strenger als bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit. Die Wahrung des kennzeichnenden Charakters setzt voraus, dass der Verkehr den geänderten, zugefügten oder
weggelassenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung
beimisst.
Das HGer habe einen rechtserhaltenden Gebrauch daher zunächst betr. das Zeichen M‑WATCH zu Unrecht bejaht. Die in der Gebrauchsform weggelassene unausgefüllte Kreisform sei nicht nur figuratives Beiwerk bzw. blosse Ausschmückung. Die Marke werde von der fraglichen Kreisform mitgeprägt, die als einziges
grafisches Element der Marke den Gesamteindruck der Marke präge — umso mehr, als die Wortbestandteile “M” und “WATCH” für sich allein
kaum kennzeichnungskräftig sind.
Auch hinsichtlich
des rechtserhaltenden Gebrauchs durch die Verwendung des
Zeichens ist zu berücksichtigen, dass die Wortbestandteile “M” und “WATCH” für die beanspruchten Uhren kaum
kennzeichnungskräftig sind. Das Bildelement des unausgefüllten Kreises tritt
daher als Herkunftshinweis in den Vordergrund. Folglich ist der Austausch
des leeren Kreiszeichens durch ein kreisrundes Schweizerkreuz keine
unwesentliche Abweichung. Das Schweizerkreuz im
Gebrauchszeichen werde aufgrund seiner grafischen Verschmelzung mit dem
hinterlegten Zeichen nicht als blosse Verzierung aufgefasst. Aus dem
gesetzlichen Verbot bestimmter Verwendungen des Schweizerkreuzes nach
dem Wappenschutzgesetz lasse sich zudem nichts zugunsten eines
rechtserhaltenden Gebrauchs ableiten.
Ferner war der rechtserhaltende Gebrauch der Wortmarke M‑WATCH MONDAINE zu beurteilen. Hierzu hielt das HGer fest, die Bestandteile “M‑WATCH” und “MONDAINE” würden auf den Ziffernblättern zwar räumlich auseinandergestellt, doch finde sich die Gesamtmarke zusammenhängend auf dem Uhrenarmband. Dieser Gebrauch sei rechtserhaltend, da der erforderliche funktionelle Zusammenhang zwischen der Marke und den registrierten Waren bestehe. Das BGer bestätigt dies. Die Marke muss nicht auf der Ware selbst angebracht werden. Das auf den Armbändern angebrachte Zeichen könne vom Abnehmer durchaus der Armbanduhr zugeordnet werden, die mit dem Armband eine Einheit bildet.
Fraglich war sodann die Verwirkung der markenrechtlichen Abwehransprüche von Migros. Das HGer war von einer Verwirkung ausgegangen, weil die Migros während ganzen Zeit, während der die Mondaine-Marken eingetragen waren, bis zur Klage im März 2010 untätig geblieben sei, obwohl eine Verletzung der Migros-Serienmarke “M‑Angebotsbezeichnung” hätte bekannt sein müssen. Die Migros machte demgegenüber geltend, es bestehe eine mündliche Vereinbarung zwischen ihr und Mondaine u.a. über die treuhänderische Eintragung der Marke M‑WATCH MONDAINE (d.h. eine Vereinbarung i.S.v. MSchG 4). Das HGer hätte eine Verwirkung deshalb nicht bejahen dürfen, denn falls eine solche Vereinbarung besteht, wäre die Migros nicht gehalten gewesen, markenrechtlich gegen die damalige Vertragspartnerin Mondaine vorzugehen. Das BGer weist die Sache deshalb in diesem Punkt an das HGer zurück.