Im vor­liegen­den Ver­fahren hat­te die Inhab­erin dreier Wort­marken, die das Zeichen “G5 enthal­ten und u.a. in Klasse 5 für phar­mazeutis­che Pro­duk­te einge­tra­gen sind, ihrer Geg­ner­in ver­bi­eten lassen wollen, das (von dieser als Marke für Nahrungsergänzungsmit­tel reg­istri­erte) Zeichen “G5” zur Kennze­ich­nung von Nahrungsergänzungsmit­teln zu ver­wen­den. Das HGer AG hat­te die Klage abgewiesen, weil phar­mazeutis­che Pro­duk­te und Nahrungsergänzungsmit­tel nicht gle­ichar­tig seien.

Dage­gen wandte sich die Klägerin zunächst mit dem Argu­ment, aus den Richtlin­ien des IGE für Marken­sachen ergebe sich, dass eine Marke für alle Waren und Dien­stleis­tun­gen (DL) ein­er Klasse reg­istri­ert wer­den könne, indem ein­fach nur die Nr. der betr­e­f­fend­en Klasse angegeben werde oder indem sämtliche Waren und DL aufge­führt wer­den. Das sei hier der Fall; sie habe die Marken für alle Pro­duk­te ein­tra­gen lassen, die damals (2006) in Klasse 5 vorge­se­hen waren. Nahrungsergänzungsmit­tel seien erst in der 10. Aufl. der Inter­nat.
Waren- und Dien­stleis­tungsklas­si­fika­tion dazugekom­men (2013). Da die Marke für die gesamte Klasse 5 gelte, müsse sie auch Nahrungsergänzungsmit­tel erfassen.

Das BGer weist diese Argu­men­ta­tion zurück:

Sind lediglich die Klassen­num­mern angegeben, werde angenom­men, dass der Hin­ter­leger die in der Niz­za-Klas­si­fika­tion enthal­te­nen Ober­be­griffe der betr­e­f­fend­en Klassen beanspruche (Richtlin­ien in Marken­sachen des IGE, Aus­gabe vom 1. Juli 2012, S. 29). Diese Annahme kann selb­stver­ständlich nur für diejeni­gen Ober­be­griffe gel­ten, die zum Hin­ter­legungszeit­punkt in der betr­e­f­fend­en Klasse vorge­se­hen waren. Sie darf nicht auf alle in Zukun­ft eventuell hinzuk­om­menden Ober­be­griffe der betr­e­f­fend­en Klasse erstreckt wer­den. Son­st würde der­jenige, der sich bemüht, die beansprucht­en Waren und Dien­stleis­tun­gen im Einzel­nen präzise zu beze­ich­nen, benachteiligt, weil er gezwun­gen wäre, bei einem später hinzuk­om­menden Pro­dukt die gle­iche Marke mit einem angepassten Waren­verze­ich­nis zu hin­ter­legen, eine spätere Erweiterung des Verze­ich­niss­es aber zu ein­er Ver­schiebung des Hin­ter­legungs­da­tums führt (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

Aus dem­sel­ben Grund kann eine automa­tis­che Schutzaus­dehnung auf später in ein­er Klasse hinzuk­om­mende Ober­be­griffe auch nicht Platz greifen, wenn der Hin­ter­leger — wie vor­liegend die Beschw­erde­führerin für ihre Marke […] — alle im Hin­ter­legungszeit­punkt in der betr­e­f­fend­en Klasse 5 vorge­se­henen Waren und Dien­stleis­tun­gen aufge­führt hat.[…]

Sodann sind Nahrungsergänzungsmit­tel und phar­mazeutis­che Pro­duk­te nicht gle­ichar­tig:

Bei der Prü­fung, ob ein Pro­dukt unter einen ver­wen­de­ten Ober­be­griff sub­sum­iert wer­den kann, sind ins­beson­dere der all­ge­meine Sprachge­brauch und auch “ökonomis­che Gesicht­spunk­te” zu berück­sichti­gen […]. Bere­its die oben zitierte geset­zliche Def­i­n­i­tion des Begriffs “Nahrungsergänzungsmit­tel” ([Hin­weis auf die V des EDI über Speziallebens­mit­tel]) hebt sich klar ab von der­jeni­gen der “Arzneimit­tel” [Hin­weis auf HMG 4 I a]. Auch im all­ge­meinen Sprachge­brauch wer­den Nahrungsergänzungsmit­tel und phar­mazeutis­che Pro­duk­te klar auseinan­der gehal­ten. Dabei spielt namentlich deren unter­schiedliche Funk­tion bzw. Wirkungsweise […] eine entschei­dende Rolle. […] Die ver­schiedene Wirkungsweise auf­grund ihrer unter­schiedlichen Inhalts- bzw. Wirk­stoffe darf nicht aus­ge­blendet wer­den, bildet diese doch ger­ade der Grund für die Unter­stel­lung der phar­mazeutis­chen Pro­duk­te unter die strenge Heilmit­telge­set­zge­bung. Aber auch ökonomis­che Gesicht­spunk­te sprechen für die Inter­pre­ta­tion der Vorin­stanz, kann doch nicht gesagt wer­den, dass einem branchen­typ­is­chen Her­steller von Nahrungsergänzungsmit­teln auch diejenige von phar­mazeutis­chen Pro­duk­ten als logis­ches Sor­ti­ment zugerech­net wer­den und umgekehrt.

Sodann erheis­chen die von der Beschw­erde­führerin zur Stützung ihres Stand­punk­ts ange­führten Entschei­de des IGE bzw. der “Euro­pean Trade­mark Author­i­ty” keine andere Beurteilung, zumal nicht dar­ge­tan ist, dass diese Entschei­de genau die gle­iche Fragestel­lung wie die vor­liegende betr­e­f­fen. Schliesslich zeigt die explizite Auf­führung von “Nahrungsergänzungsmit­teln” in der Klasse 5 in der 10. Aus­gabe (2013) der Niz­za-Klas­si­fika­tion ger­ade, dass diese Pro­duk­te nicht als bere­its vom schon vorher vorge­se­henen Ober­be­griff “phar­mazeutis­che Erzeug­nisse” erfasst betra­chtet wur­den.

Die Beschw­erde­führerin hat­te für ihre Zeichen im Bere­ich der Nahrungsergänzungsmit­tel sodann ein Weit­er­be­nutzungsrecht i.S.v. MSchG 14 gel­tend gemacht, jedoch erfol­g­los, weil der erforder­liche ern­sthafte Gebrauch prozes­su­al nicht erwiesen war. In diesem Zusam­men­hang find­en sich Aus­führun­gen des BGer zur richter­lichen Fragepflicht und dazu, dass das Ange­bot, “wenn nötig” tausende von Rech­nun­gen vorzule­gen, keine taugliche Beweisof­ferte darstelle. Dieses  Ange­bot sollte bloss im Even­tu­al­fall aktuell wer­den. Ein solch­es Vorge­hen könne die gerichtliche Fragepflicht nicht aus­lösen.

David Vasella

Posted by David Vasella

RA Dr. David Vasella ist Gründer von swissblawg und Partner bei Walder Wyss. Er ist auf IT-, Datenschutz- und Immaterialgüterrecht spezialisiert, betreibt den Blog daten:recht und ist Lehrbeauftragter der Universität Zürich.